Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej / Zbigniew Pinkalski, Justyna Rasiewicz, Anna Sokołowska-Ławniczak, Katarzyna Jasińska

W publikacji przedstawiono metodykę pracy pełnomocnika w zakresie wszystkich cywilistycznych reżimów ochrony własności intelektualnej, tj. do roszczeń opartych na prawie własności przemysłowej, prawie autorskim oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Opracowanie zawiera również analizę przepisów o postępowaniu w sprawach z zakresu własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych środków dowodowych (zabezpieczenie środków dowodowych, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, wezwanie do udzielenia informacji) oraz powództw szczególnych w sprawach własności intelektualnej (powództwo wzajemne o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz powództwo o ustalenie braku naruszenia).

 Książka w sposób usystematyzowany omawia w szczególności:
• wszystkie roszczenia przysługujące w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej, z podziałem na poszczególne prawa i reżimy ochrony;
• kwestie, na które powinien zwrócić uwagę pełnomocnik w zależności od tego, czy reprezentuje uprawnionego z praw własności intelektualnej lub poszkodowanego czynem nieuczciwej konkurencji czy też podmiot, któremu zarzuca się naruszenie;
• praktyczne aspekty przygotowania pozwu;
• formułowanie roszczeń opartych na poszczególnych reżimach ochrony;
• gromadzenie dowodów (opinie eksperckie, badania konsumenckie);
• powództwa szczególne w sprawach własności intelektualnej (powództwo wzajemne o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz powództwo o ustalenie braku naruszenia);
• relacje pomiędzy postępowaniem o naruszenie a postępowaniem o unieważnienie prawa lub stwierdzeniem wygaśnięcia prawa;
• czynności przedprocesowe.

 Opracowanie zostało napisane przez grupę praktyków, w tym łączących pracę akademicką z wieloletnim doświadczeniem procesowym w sprawach własności intelektualnej.

Wykaz skrótów ............................................................................................................. 13
Wstęp .............................................................................................................................. 17
Rozdział I. Postępowanie w sprawach własności intelektualnej – zagadnienia ogólne .... 19
1.1. Sprawa własności intelektualnej ............................................................. 19
1.2. Sprawa własności intelektualnej według Kodeksu postępowania cywilnego ........................................... 21
1.3. Pojęcie „własność intelektualna” ............................................................. 21
1.4. Katalog spraw własności intelektualnej wskazany w Kodeksie postępowania cywilnego ................. 22
1.5. Sprawy własności intelektualnej wskazane w Prawie własności przemysłowej ............................ 24
1.6. Inne zmiany wprowadzone ustawą z 13.02.2020 r. .............................. 25
1.7. Polubowne rozwiązywanie sporów w sprawach własności intelektualnej .................................. 26
1.7.1. Mediacja w sprawach własności intelektualnej .......................... 26
1.7.2. Postępowanie pojednawcze ........................................................... 30
1.8. Postępowania w sprawach własności intelektualnej a inne postępowania odrębne ....................... 32
1.9. Postępowanie w sprawach ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych .......... 37
1.10. Koszty postępowania w sprawach własności intelektualnej ............... 37
1.10.1. Opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego ..................... 37
1.10.2. Charakter roszczeń (majątkowy czy niemajątkowy?) w sprawach własności intelektualnej ................ 42
1.10.3. Wartość przedmiotu sporu w przypadku roszczeń niepieniężnych zgłaszanych w sprawach własności intelektualnej ............................ 44
1.11. Obowiązkowe zastępstwo procesowe w sprawach własności intelektualnej ............................... 49
1.12. Postępowania odwoławcze w sprawach własności intelektualnej – wybrane zagadnienia ............... 52
1.12.1. Wprowadzenie ............................................................................... 52
1.12.2. Właściwość sądu ........................................................................... 52
1.12.2.1. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia ............................................................... 53
1.12.2.2. Zażalenie pionowe w postępowaniach pomocniczych ................................................................ 53
1.12.2.3. Zagadnienie łącznego rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia i postanowienia wydane w postępowaniach pomocniczych przez sąd II instancji .......................... 54
1.12.2.4. Właściwość sądu w sprawach wszczętych przed wejściem w życie nowych przepisów .......................... 55
1.12.3. Rozstrzyganie zażalenia bez udziału obowiązanego ............... 55
1.12.4. Wygaśnięcie prawa wyłącznego w toku postępowania w II instancji ......................... 56
Rozdział II. Postępowanie zabezpieczające i postępowania pomocnicze w sprawach własności intelektualnej ............ 59
2.1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej – zagadnienia wybrane ............. 59
2.1.1. Wprowadzenie ................................................................................. 59
2.1.2. Nowacyjne zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych w sprawach własności intelektualnej .................... 60
2.1.3. Podstawy zabezpieczenia (przesłanki zasadności zabezpieczenia) ..................................... 62
2.1.3.1. Wprowadzenie ................................................................... 62
2.1.3.2. Uprawdopodobnienie roszczenia ................................... 62
2.1.3.3. Wybrane sposoby uprawdopodobnienia roszczenia ..... 65
2.1.3.4. Uprawdopodobnienie roszczenia a opinie prywatne .... 66
2.1.3.5. Uprawdopodobnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia ............................................ 68
2.1.3.6. Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia a czynnik czasu ................................................................. 72
2.1.4. Wielość wniosków .......................................................................... 74
2.1.5. Zabezpieczenie roszczeń a powództwo wzajemne o unieważnienie prawa wyłącznego ..................... 75
2.1.6. Zabezpieczenie roszczeń w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa ................. 77
2.1.7. Pisma „zaporowe” ........................................................................... 78
2.1.8. Suma przymusowa w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach własności intelektualnej ........... 79
2.1.8.1. Zakres zastosowania ......................................................... 79
2.1.8.2. Wniosek .............................................................................. 81
2.1.8.3. Decyzja o zastosowaniu sumy przymusowej w konkretnym przypadku ............................................... 81
2.1.8.4. Zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o zabezpieczeniu, czyli jak formułować wnioski i sentencje postanowień o zabezpieczeniu .................... 87
2.1.8.5. Wysokość sumy przymusowej......................................... 89
2.1.8.6. Dwuetapowość postępowania ......................................... 94
2.1.8.7. Zwrot sumy przymusowej ................................................ 98
2.2. Postępowania pomocnicze w sprawach własności intelektualnej – zagadnienia wybrane ................ 101
2.2.1. Zasada proporcjonalności w postępowaniach pomocniczych ... 101
2.3. Postępowanie o zabezpieczenie środka dowodowego ......................... 102
2.3.1. Wprowadzenie ................................................................................ 102
2.3.2. Pojęcie środka dowodowego ......................................................... 104
2.3.3. Legitymacja czynna ........................................................................ 106
2.3.4. Legitymacja bierna ......................................................................... 108
2.3.5. Podstawy zabezpieczenia (przesłanki zasadności zabezpieczenia) ................................. 109
2.3.6. Ogólny zarys postępowania .......................................................... 111
2.3.7. Sposoby zabezpieczenia ................................................................. 116
2.3.8. Wykonanie zabezpieczenia ........................................................... 117
2.3.9. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa .......................................... 119
2.3.10. Kaucja na zabezpieczenie roszczeń .............................................. 120
2.4. Postępowanie o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego ......... 123
2.4.1. Wprowadzenie ................................................................................. 123
2.4.2. Pojęcie sprawy o naruszenie prawa własności intelektualnej .... 124
2.4.3. Pojęcie środka dowodowego i jego związek ze sprawą o naruszenie prawa własności intelektualnej ....... 125
2.4.4. Podstawy zabezpieczenia (przesłanki zasadności zabezpieczenia) ....................................... 128
2.4.5. Obrona przed wnioskiem o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego ..................... 129
2.4.6. Legitymacja czynna i bierna ......................................................... 130
2.4.7. Ogólny zarys postępowania .......................................................... 131
2.4.8. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa .......................................... 134
2.5. Wezwanie do udzielenia informacji ....................................................... 137
2.5.1. Wprowadzenie ................................................................................. 137
2.5.2. Pojęcie sprawy o naruszenie .......................................................... 138
2.5.3. Przesłanki wezwania do udzielenia informacji .......................... 139
2.5.4. Legitymacja czynna ........................................................................ 140
2.5.5. Legitymacja bierna ......................................................................... 141
2.5.6. Zakres informacji ........................................................................... 143
2.5.7. Ogólny zarys postępowania .......................................................... 144
2.5.8. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa .......................................... 148
2.5.9. Prawo do odmowy udzielenia informacji (261 k.p.c.) ............... 148
2.5.10. Roszczenie odszkodowawcze obowiązanego .............................. 149
2.5.11. Kaucja na zabezpieczenie roszczeń .............................................. 151
Rozdział III. Spory prawnoautorskie .............................................................................................. 153
3.1. Roszczenia z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich ........ 153
3.1.1. Zakres majątkowych praw autorskich oraz legitymacja czynna do dochodzenia roszczeń z tytułu ich naruszenia... 154
3.1.2. Roszczenie o zaniechanie naruszenia majątkowych praw autorskich ..................... 157
3.1.2.1. Charakterystyka i przesłanki roszczenia ...................... 157
3.1.2.2. Studium przypadku .......................................................... 160
3.1.3. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia .............................. 166
3.1.3.1. Charakterystyka i przesłanki roszczenia ...................... 166
3.1.3.2. Studium przypadku .......................................................... 168
3.1.4. Roszczenia publikacyjne ................................................................ 170
3.1.4.1. Charakterystyka i przesłanki .......................................... 170
3.1.4.2. Studium przypadku .......................................................... 174
3.1.5. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich ............... 180
3.1.5.1. Charakterystyka i przesłanki .......................................... 180
3.1.5.2. Studium przypadku .......................................................... 182
3.1.6. Roszczenie o zryczałtowane odszkodowanie ............................. 183
3.1.6.1. Wstępna charakterystyka i przesłanki roszczenia ....... 183
3.1.6.2. Kontrowersje co do charakteru roszczenia i jego zastosowania wynikające z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ........................................... 184
3.1.6.3. Przesłanka stosownego wynagrodzenia ........................ 187
3.1.6.4. Studium przypadku .......................................................... 189
3.1.7. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych ...................... 195
3.1.7.1. Charakterystyka i przesłanki roszczenia ...................... 195
3.1.7.2. Studium przypadku .......................................................... 196
3.2. Roszczenia z tytułu naruszenia osobistych praw autorskich .............. 198
3.2.1. Zakres osobistych praw autorskich i legitymacja czynna do dochodzenia roszczeń z tytułu ich naruszenia ........ 199
3.2.2. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku naruszenia osobistych praw autorskich ............... 201
3.2.2.1. Charakterystyka i przesłanki roszczenia ...................... 201
3.2.2.2. Studium przypadku .......................................................... 203
3.2.3. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej na cel społeczny ............ 210
3.2.3.1. Charakterystyka i przesłanki roszczenia ...................... 210
3.2.3.2. Studium przypadku .......................................................... 210
3.3. Spory sądowe na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wprowadzenie .................. 212
3.4. Spory o naruszenie majątkowych praw autorskich – strategie, argumenty, zagadnienia ................... 213
3.4.1. Spory o naruszenie majątkowych praw autorskich – strategia dla strony powodowej .......................... 215
3.4.2. Spory o naruszenie majątkowych praw autorskich – strategie i argumentacja pozwanego ...................... 216
3.4.2.1. Brak spełnienia przesłanek utworu ................................ 217
3.4.2.2. Podważenie legitymacji powoda ..................................... 220
3.4.2.3. Zarzut twórczości paralelnej ........................................... 224
3.4.2.4. Dozwolony użytek utworów ............................................ 225
3.4.2.5. Zarzut przedawnienia ...................................................... 233
3.4.2.6. Wyczerpanie prawa .......................................................... 234
3.4.2.7. Inne formuły obrony przed zarzutem naruszenia majątkowych praw autorskich ........................................ 235
3.5. Prawnoautorskie spory umowne – strategie, argumenty, zagadnienia ................................ 239
3.5.1. Wykładnia na korzyść twórcy (uprawnionego) ......................... 240
3.5.2. Pola eksploatacji i zwyczaje ........................................................... 242
3.5.3. Forma umowy ................................................................................. 246
3.6. Spory o naruszenie osobistych praw autorskich – strategie, argumenty, zagadnienia ........................... 247
Rozdział IV. Spory o naruszenie praw własności przemysłowej ............................................... 251
4.1. Prawa własności przemysłowej ............................................................... 251
4.1.1. Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej .... 251
4.1.2. Charakter roszczeń ......................................................................... 251
4.1.3. Legitymacja czynna ........................................................................ 252
4.1.4. Legitymacja bierna ......................................................................... 253
4.1.5. Odpowiedzialność pośrednia ....................................................... 253
4.1.6. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia oraz roszczenie publikacyjne .................................. 254
4.1.7. Roszczenie o zaniechanie .............................................................. 257
4.1.7.1. Sposób sformułowania roszczenia o zaniechanie ........ 259
4.1.8. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści ................................... 260
4.1.9. Roszczenie o naprawienie szkody ................................................. 263
4.1.9.1. Naprawienie szkody na zasadach ogólnych .................. 264
4.1.9.2. Odszkodowanie poprzez zapłatę sumy pieniężnej ...... 266
4.1.10. Roszczenie zastępcze ...................................................................... 270
4.1.11. Roszczenie w związku z reprodukcją znaku towarowego w słownikach ............................... 271
4.1.12. Roszczenia związane z towarami podrobionymi ...................... 271
4.1.13. Roszczenie o zaprzestanie używania – znak powszechnie znany .................................................. 272
4.2. Strategie ataku i obrony w postępowaniach o naruszenie praw własności przemysłowej ......................... 273
4.2.1. Przygotowanie do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej – uwagi ogólne ....... 274
4.2.2. Działania obronne w razie skierowania roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej – uwagi ogólne ....... 275
4.2.2.1. Etap przedsądowy ............................................................. 276
4.2.2.2. Etap sądowy ....................................................................... 281
4.3. Strategie ataku i obrony w odniesieniu do konkretnych praw własności przemysłowej ........................... 292
4.3.1. Patent i wzór użytkowy ................................................................. 292
4.3.1.1. Zakres ochrony patentowej ............................................. 292
4.3.1.2. Zakres ochrony wzoru użytkowego ............................... 296
4.3.1.3. Zakres wyłączności patentu i prawa ochronnego na wzór użytkowy ............................................................. 297
4.3.1.4. Argumenty obronne pozwanego w sprawie o naruszenie patentu lub wzoru użytkowego ............... 299
4.3.1.5. Unieważnienie patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy ............................................................. 299
4.3.1.6. Procedura unieważnienia przed Urzędem Patentowym RP ................................................................. 304
4.3.1.7. Wpływ postępowania przed Urzędem Patentowym RP na postępowanie cywilne ................... 307
4.3.1.8. Okoliczności wyłączające bezprawność pozwanego .... 310
4.3.1.9. Ograniczenie wyłączności ............................................... 310
4.3.1.10. Wyczerpanie prawa .......................................................... 312
4.3.1.11. Używacz uprzedni ............................................................ 313
4.3.2. Znaki towarowe .............................................................................. 314
4.3.2.1. Zakres ochrony znaku towarowego ............................... 314
4.3.2.2. Zakres wyłączności prawa ochronnego i przesłanki naruszenia .................................................... 315
4.3.2.3. Argumenty obronne pozwanego z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego ....................... 325
4.3.2.4. Ograniczenie monopolu uprawnionego z prawa ochronnego do znaku ....................................................... 357
4.3.2.5. Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy ..... 358
4.3.2.6. Użycie informacyjne cudzego znaku towarowego ....... 360
4.3.2.7. Używacz uprzedni ............................................................ 362
4.3.3. Wzory przemysłowe ....................................................................... 364
4.3.3.1. Zakres ochrony .................................................................. 364
4.3.3.2. Argumenty obronne pozwanego w postępowaniu z tytułu naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego .................................................................. 378
4.3.3.3. Ograniczenie ochrony wzoru przemysłowego ............. 383
4.3.3.4. Dozwolony użytek ............................................................ 385
4.3.3.5. Wyczerpanie prawa do wzoru przemysłowego i prawo używacza uprzedniego ....................................... 386
Rozdział V. Spory o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .................. 387
5.1. Spory na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – legitymacja ................................................................................................. 387
5.1.1. Legitymacja czynna ........................................................................ 387
5.1.2. Legitymacja bierna ......................................................................... 388
5.2. Roszczenia na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ................................................................................................ 390
5.2.1. Roszczenie o zaniechanie .............................................................. 390
5.2.2. Roszczenie o usunięcie skutków niedozwolonych działań ................................ 396
5.2.3. Złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie ........... 398
5.2.4. Roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody ........................ 406
5.2.5. Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści ..... 411
5.2.6. Roszczenie o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego (tzw. pokutne) .................................................................................. 414
5.2.7. Powództwo o ustalenie .................................................................. 416
5.2.8. Wniosek o orzeczenie o przedmiotach ........................................ 419
5.3. Spory na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – strategie, argumenty ...................... 422
5.3.1. Korygująca funkcja klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k. ... 422
5.3.2. Nadużycie prawa (art. 5 k.c.) ......................................................... 424
5.3.3. Zarzut przedawnienia .................................................................... 425
5.3.4. Zarzut venire contra factum proprium ....................................... 426
5.3.5. Wniosek pozwanego o zobowiązanie go do zapłaty na rzecz powoda stosownego wynagrodzenia ........ 428
5.3.6. Dowód prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie ....................................... 431
5.3.7. Oczywiście bezzasadne powództwo z tytułu nieuczciwej konkurencji – jak reagować? ............... 432
5.3.7.1. Wprowadzenie ................................................................... 432
5.3.7.2. Powództwo oczywiście bezzasadne ............................... 435
5.3.7.3. Forma procesowa żądania ............................................... 438
Bibliografia ................................................................................................................... 453
Autorzy .......................................................................................................................... 459